美国等同侵权原则的范围及限制（Baker 3D）

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“等同原则消除了因过分强调权利要求的字面语言而可能导致的不公平，从而在专利的公平范围和其公示效应之间取得了更好的平衡，也为公众提供了创新激励与不确定性成本之间的平衡。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：唐艾斯广东君龙律师事务所

专利的保护范围不限于权利要求的字面含义，而是涵盖权利要求技术特征的所有等同范围。如果法院在专利侵权审判中严格拘泥于字面侵权，则会让权利人成为字面含义的牺牲品。因此，美国法院创设了系列将专利侵权责任扩大到字面意义之外的规则，其中最著名且最具争议性的当属等同原则（Doctrine of Equivalent）。等同原则是法官制定的原则，指被控侵权产品或方法中的一个或几个技术要素虽然与权利要求中的技术要素不一样，但二者只有非实质性的区别。该原则消除了因过分强调权利要求的字面语言而可能导致的不公平，从而在专利的公平范围和其公示效应之间取得了更好的平衡，也为公众提供了创新激励与不确定性成本之间的平衡。

等同原则的历史

等同原则最早可以追溯到1853年的Winans v. Denmead案[1]。该案诉争专利的保护范围涉及一种运输煤炭的车，车身的主体具有截头圆锥体的截面形状，而被指控侵权的装置的截面并非圆形，而是八边形。美国联邦最高法院（以下简称联邦最高法院）的法官驳回了被告关于“必须是圆形才构成侵权”的论点，指出“专利权人在描述其发明、展示其原理并以最完美的体现其发明并提出权利要求后，从法律角度考虑，被视为保护其发明可被复制的所有形式，除非他表明了放弃其中某种形式的意图。”[2]从此诞生了等同的理论。

此后，1950年的里程碑案例Graver Tank v. Linde Air products[3]正式确立了现代的等同原则，该案确立了沿用至今的著名的三元测试法—方式-功能-效果（Function-Way-Result test）。如果待鉴定等同的技术要素以本质上相同的方式完成本质上相同的功能，以获得本质上相同的效果，则该技术要素构成等同物[4]。

除著名的三元测试法外，Graver Tank案中的法官还确立了著名的“已知的互换性”（known interchangeability）这一重要等同测试因素。法官指出，在判定是否等同的时候，很重要的一个判断因素是本领域技术人员是否会想到可用一个并未涵盖在该保护范围内的元素替换包含在保护范围内的元素，如果答案是肯定的，则两者不存在实质性的区别[5]。这个可互换性判断作为一项必要的测试，由专利权人来举证证明所涉要素与权利要求特征可以互换，以便根据等同原则证明侵权。同时，已知的互换性是一个充分条件，如果证明可互换性是已知的，则可证明等同的存在，但值得注意的是，已知的可互换性并不是专利权人证明等同的唯一方法。

虽然Graver Tank案确立了等同原则相关的各种判断因素，但等同原则作为极其基于个案事实的一项规则，又由于其适用的复杂性，关于是否适用以及如何适用等同原则仍然争论不休。在这种背景下，联邦最高法院于1997年通过著名案例Warner Jenkinson vs. Hilton Davis[6]，该案例确立了以下著名的原则及观点：

1）等同理论的存在非常必要，以防止抄袭者规避法律责任；

2）为平衡当事人之间的利益并兼顾专利制度，等同理论应适用于每一个技术要素及其等同物，即，“全要件原则”或“逐一技术要素原则”（element-by-element），而非就发明的整体进行等同判断；

3）应视个案情形，采用适当的等同侵权判定法则；

4）等同侵权是根据衡平法衍生而来的法则，禁止反悔原则可用于阻却其适用，即，在专利申请过程中为授权目的所做出的修改或限制性陈述不得再被主张为属于等同的范围；

5）以侵害行为发生日作为等同物的判断时间点[7]；以及

6）如果被控装置或方法的每个元素与权利要求的每一个元素都只具有“非本质性的区别”，则该被控装置或方法构成等同物[8]。

可见，Warner案建立了有别于前述Graver案的三元测试法的第二种测试法—“非本质性区别”测试法。但是，多数人认为“非本质性区别”测试法是基于三元测试法的，只不过通过全要件原则对其施加了具体的限制。换言之，“非本质性区别”是通过功能-方式-效果三方面的比较来判断待等同物之间是否存在非实质性的区别，从而认为两者是否等同。

关于等同原则，我国2001年通过的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》在第十三条有如下规定：

“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

如何判断等同

判断等同侵权通常包括两个步骤，第一是利用前述的两个方法测试待等同物是否等同，第二是个案判断是否触发相应的法律限制（legal bar）。步骤二非常重要，即使在第一步中判断待等同物以实质相同的方式完成实质相同的功能，并获得实质相同的效果，但是如果触发某种等同限制，例如禁止反悔原则，仍然不能认为等同。笔者会在下文中详细解释等同原则适用的几种常见的法律限制。

如前所述，第一步骤中的测试等同的方法主要是运用三元检测法或“非本质性区别”测试法。若待鉴定对象的对应元件、成分、步骤或其结合关系与申请专利范围的技术特征是以实质相同的技术手段（way），达成实质相同的功能（function），而产生实质相同的结果（result）时，应判断待鉴定对象之对应元件、成分、步骤或其结合关系与申请专利范围之技术特征无实质差异，视为等同。“实质相同”系指两者之差异为该发明所属技术领域中具有通常知识者所能轻易判断出来。

等同原则的适用限制

如前所述，为防止“不道德的仿冒者”以无实质变化的方式回避他人专利的字面保护范围，联邦最高法院创设了等同原则，存在了将近两个世纪的等同原则一直是专利侵权判断中最困扰法院、使法院见解最有分歧的法律理论，主要是等同原则破坏了权利要求的公示作用，使得专利的保护范围陷入不确定的状态。因此，为了避免在专利权的字面范围外过渡扩张等同范围，联邦最高法院也在一系列诉讼程序中确立了各种限制等同原则适用的法律阻却（legal bar）。

01、全要件原则（All-element Rule or Element-by-element Rule）

联邦最高法院在前面提到的Warner案中确立了全要件原则，指出“必须就每一要件分别判断等同(element by element)，而非就整体发明判断的整体比对(as a whole)，因为每一个要件对于权利范围的界定皆是重要的”[9]。全要件原则本身并不是一种限制，而更接近于等同原则适用的具体要求。

该原则规定，等同判断必须逐个应用于技术特征。对于权利要求中的每一个技术特征，产品必须有一个可以字面或等同地解读该特征的部件。如果产品不包含每项权利要求技术特征的字面或等同特征，则不构成侵权。也就是说，在判断等同的时候，必须对每个技术特征应用功能/方式/结果或非实质性差异测试，并基于每一个结果进行等同判断。

全要件原则旨在提升权利要求的公示效应，通过要求被诉产品包括与权利要求的每项特征相同或等同的特征，为公众提供了关于哪些内容可能构成侵权而哪些则不构成侵权的公示。

对于全要件原则，我国2009年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称2009年司法解释）在第七条有同样的规定：

“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

02、禁止反悔原则（Prosecution History Estoppel or File Wrapper Estoppel）

Warner案中同样确立了禁止反悔原则，其基本含义是，在专利审查历史中，专利申请人为满足专利获得要件而放弃的内容，不能在侵权诉讼以适用等同原则的方式重新纳入受保护的范围之内。

在Warner案中，原告Hilton Davis与被告Warner均是生产颜料的企业，原告就使用薄膜过滤的发明申请了专利。在提交的申请中原告并未提到纯化颜料的方法使用的pH值。在专利审查的过程中，审查员引用了一项现有技术，其披露了pH值为9以上的过滤方法。因此，原告修改权利要求加入了“pH值大约为6.0~9.0之间”的技术特征，但为什么加入pH值的下限，成为本案判决的关键因素。被告认为，其使用的方法使用的pH值在5.0左右，属于原告明确放弃的内容，不属于等同的范畴。被告在上诉意见中指出，申请人在专利审查历史过程中放弃的任何内容，不论其原因如何，都不得重新纳入受保护的范围。

对此，联邦最高法院指出，当被告主张禁止反悔原则以限制等同原则适用时，法院不仅要调查放弃的内容，而且要调查放弃的目的及理由。申请人为了区别于现有技术确实加入了“pH值大约为6.0~9.0之间”的技术特征，但这只是放弃了pH值为9以上的范围，并不妨碍原告以等同原则占有pH值6.0以下的范围。大多数情况下，权利要求的修改都与专利获得的要件相关，但在另外一些情况下，专利局仅仅要求修改语言，并没有限制等同的范围。这样，法院在相关案件中，就应当调查专利权人修改权利要求的原因。

综上，联邦最高法院在Warner案中确认：任何为满足专利法规定而缩小权利要求范围的修改，例如为了专利授权或维持专利权有效而修改导致缩小了权利要求的范围等情形，都可以导致禁止反悔原则的适用，而证明该修改并非出于上述目的的证明责任由专利权人承担。

在此后的一段时间里，美国各级法院又开始偏离联邦最高法院在上述Warner案的主旨，认为不论是因为专利获得要件的修改，还是因为其他原因的修改，都应当适用禁止反悔原则，从而不能适用等同理论。

为了纠正错误，联邦最高法院在2002年著名的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki[10]案件中对Warner案中建立的禁止反悔的原则予以肯定，并详细论述了禁止反悔原则与等同理论的关系，因此，禁止反悔原则又被称为Festo estoppel。

联邦最高法院在该案中澄清了两个重大问题：

第一个问题涉及哪些权利要求特征的修改可能会触发禁止反悔原则。联邦最高法院再度重申其在warner案中的意见，即，虽然禁止反言并不是在所有申请出现修改的情况下都会出现，但是，在修改是出于“与可专利性相关的实质性原因”（a substantial reason related to patentability）的情况下，禁止反悔原则是适用的。联邦最高法院进一步确认，“与可专利性相关的实质性原因”包括为满足专利法的要求而进行的缩小范围的修改，而Festo案中原告为了满足专利法第§112条的修改与为了区别于现有技术的修改一样，同样适用禁止反悔原则的使用[11]。

第二个问题涉及对于已经限缩的技术特征，禁止反悔原则是否全面禁止权利人通过等同取回，或者仍可以主张其中部分等同物？对于这个问题，联邦最高法院明确否定了联邦巡回上诉法院（CAFC）采用的全面禁止原则（a complete bar），其认为，缩小的保护范围仅仅表明哪些东西不在权利要求保护范围之内，但并不一定可以准确地描述权利要求的范围，他人仍然可以设计出等同的技术特征以规避保护范围[12]，因此没有理由全盘否定等同物，尤其对于那些在修改权利要求时无法预见的等同物。简言之，修改后的权利要求仅仅是缩小了保护范围，但其措辞不一定合理涵盖其真实的发明范围，因此仍然有适用等同原则以合理扩大保护范围的空间。

但是，针对第二个问题，联邦最高法院进一步指出，举证责任在于专利权人。也就是说，推定专利权人选择缩小权利要求范围时适用禁止反悔原则，除非专利权人能举证证明在专利申请时无法预见特定等同物（无法预见性），或者特定等同物太微不足道以至不能合理地期待专利权人在撰写权利要求时会写入保护范围[13]。

关于美国的禁止反悔原则，我国的2009司法解释在第六条也有类似的规定：

“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

03、捐献原则（Disclosure-dedication Rule）

捐献原则是指专利权人将某个技术特征在专利说明书中公开了，但是却未在权利要求中记载，那么就可推定该技术特征是被专利权人有意放弃的，并贡献给了公众，权利人不得再对该技术特征主张权利，也就不得再利用该技术特征主张等同侵权。

捐献原则是运用得已经非常成熟的法律规则，在美国多个案例中均有解释，包括：Miller v. Brass Company[14]、 Unique Concepts, Inc. v. Brown[15]、Maxwell v. J. Baker[16]以及著名的Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv案[17]。虽然案件事实各异，但都阐述了一致的法律精神：防止专利权人“两头获利”，即，不允许专利权人在申请时为了获得授权采用范围较窄的权利要求，而在之后的侵权诉讼中，又以说明书中披露的其他等同方案为由，试图通过适用等同原则，扩大专利权的保护范围。

此后，有法律界人士认为法官应当审理专利权人“省略”相关实施例的主观意图，认为因过失导致的缺失保护应另当别论。法官在2002年的里程碑案例Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv案[18]回答了这种业界主张，认为专利权人的主观意图，（过失或故意）与特定内容是否公开无关，后者是客观问题，换言之，捐献原则的认定无须考虑主观意图。

对于美国的捐献原则，我国的2009年司法解释在第五条也有类似的规定：

“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

04、现有技术阻却（prior art ensnarement bar）

现有技术阻却，是指如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关的现有技术方案，并基于现有技术将其专利保护范围清楚划界，相当于放弃了现有技术的方案，则在侵权诉讼中不得再主张适用等同理论将现有技术方案纳入保护范围。简言之，等同的范围不应包括现有技术。

1990年的Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates[19]案（以下简称Wilson 案）是现有技术限制阐述最为完整的案例。原告Wilson诉竞争对手DGA以及其分销商Dunlop侵犯了其专利名称为高尔夫球的US4560168专利。Wilson是高尔夫球业务的六大竞争对手之一，Dunlop也是高尔夫球行业重要的参与者，Dunlop把Slazenger高尔夫球销售给DGA，再由DGA进行分销。一审中，地方法院首先认定Wilson的专利有效，且Dunlop的高尔夫球构成等同侵权。Dunlop和DGA对一审结果不服，向联邦巡回法院提起上诉。

在二审中Dunlop主张其高尔夫球产品与现有技术的Uniroyal球没有原则上的区别，因此若是在等同侵权原则下其高尔夫球产品侵犯了Wilson的专利权，那么Wilson的专利权保护范围也包括了现有技术。

联邦巡回法院在二审中指出：专利权人不应该通过等同侵权原则去获得他一开始就无法通过字面权利要求从USPTO处合法获得的范围，等同侵权原则的存在是为了防止对专利的仿冒，而不是对专利权人可获得的保护范围的扩大。由于现有技术可以限制发明人要求保护的内容，因此其同样限制了权利要求在等同原则下可允许扩大的范围[20]。

如果被诉侵权产品属于现有技术，或者在现有技术的基础上是显而易见的，那么该产品不构成侵权。允许此类产品涵盖在等同原则下，将允许专利持有人获得他在专利申请期间一开始就不可能合法获得的权利。在适用现有技术阻却时，法院必须将产品视为一个整体，以确定该产品是否无法获得专利。

与其他法律限制不同，现有技术阻却并非基于权利要求的公示作用，而是基于专利的可授权性。这个阻却的核心在于，如果“等同物”替换对应的技术特征后形成的技术是不可能被授权的，这个“等同物”不是合格的等同物，因此被指控的产品就不可能构成等同侵权。

对于现有技术阻却，我国在2009年司法解释的第十四条规定了现有技术抗辩：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”

现有技术抗辩的法律原理有相似之处，也是禁止专利权的范围包括公有领域的技术。不同的是，使用现有技术抗辩无须进入侵权判定的步骤，只需证明被控侵权的技术在涉案专利的范围内属于现有技术。但是，很明显，作为一项消极的抗辩而非一项权利，现有技术抗辩的适用以及效果均存在诸多限制。

除此之外，我国最高人民法院也在多个案例中阐述了现有技术阻却的精神，例如（2021）最高法知民终192号案。最高院在该案的判决书中指出：通过说明书及权利要求记载可知，专利权人在撰写涉案专利权利要求和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果。在这种背景下，专利权人在涉案专利权利要求中仅记载电机驱动，即明确表示涉案专利技术方案中的驱动方式仅限于电机驱动，而不包括燃油发动机驱动。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将被控侵权的燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。

05、功能性特征的等同物只能是“后生技术”（after-arising），不能是授权前已经出现的技术

首先来了解一下“后生技术”（after-arising），“后生技术”是指在申请提交日之后出现的技术，例如，一项专利的保护范围包括一个“紧固件”，出现在申请专利时的螺丝、钉子、螺栓可以作为可能的紧固的实施方式，但是在该申请提交后可能出现的新型紧固件，例如粘扣、尼龙搭扣、魔术贴等由于在专利申请日不存在，因此被认为是“后生”技术。

那么问题来了，为什么在非功能性技术特征的等同侵权判断中，时间点可以是侵权行为发生日？而功能性特征的等同判断中，待鉴定的技术必须出现在授权日以后直至侵权行为发生日，而不能是授权日之前的技术呢？

对于功能性特征，美国专利法在第35 U.S.C.§112(f)[21]规定：专利申请人可以在权利要求中采用结构功能（means plus function）的方式来表述，但是这种表述被限缩性地解释为覆盖说明*载的相应结构、材料或者动作及其等同方式。可见，虽然权利要求被允许采用较宽泛的功能性表述，但实际上不管是在专利授权或是侵权判定过程中，均要求限缩至说明书公开的具体实施方式及其等同方式。为避免歧义，此处的等同称为§112(f)的等同。

§112(f)的等同并非前面说的等同原则下的等同。首先，两者适用的阶段不同。§112(f)的等同属于对权利要求字面解释的范畴，是用说明书公开的具体实施方式对权利要求宽泛的字面解释做出限制，属于字面侵权判断的阶段。相反，等同侵权的等同，是字面侵权不成立以后才得以适用。两者发生在不同的阶段，如果原告主张等同侵权，则二者可以先后适用。

其次，两者的判断标准不同。Valmont Industries, Inc. v. Reinke Mfg. Co.[22]案中，法院明确指出，在涉及功能性特征的侵权判定中，为使侵权成立，被控侵权的装置必须使用与说明书中描述的结构、材料或步骤相同或等同的方式来实现权利要求中记载的相同功能，这与等同判断标准中实现实质相同的功能不同，后者可以不同。

最后，§112(f)的等同强调的是被指控装置的变化并未产生“实质性变化”，也就是说不会对专利说明书中公开的结构、材料或行为增加任何意义。§112(f)等同性的确定无须进行三元检验，如法官在Valmont案中总结，§112(f)的“唯一问题”就是将被诉设备中执行相关功能的结构与说明书中的结构进行比较，仅此而已。

言归正传，解释两者不同之后，我们再来分析为何在§112(f)的等同判断中，功能性特征的等同物只能是“后生技术”（after-arising），不能是授权前已经出现的技术。

如前所述，§112(f)的等同判断属于对权利要求进行限制性解释的阶段，权利要求的字面解释当然是基于当下的专利申请，其记载的范围是在授权时确定，而不能扩大至“后发技术”。因此，如果待鉴定等同的技术是授权前就已经出现，而专利权人又未将其写入说明书，则视为专利权人明确放弃了对它的保护（这是采用功能性限定的一大劣势），不能再视为说明书公开实施例的等同方式，在权利要求解释的阶段就已经认为不属于保护范围。当然，也同样不能再在后面的等同侵权判断中（如有）通过等同再次纳入保护，这种“两头得利”的禁止情形已经在前面解释过。

相反，对于非功能性特征，法律并未要求结构性特征限缩至说明书的公开范围，只要不违背禁止反悔原则以及现有技术限制等法律阻却，不论是授权日前的技术，还是“后发技术”均有等同物的资格，可在等同侵权中进行鉴定。这一点我们可以试图从等同侵权原则的背后法律原理来理解。其一，等同侵权是为了弥补专利代理师在撰写申请时的不完美概括，不强人所难，不能要求代理人面面俱到将所有的可能实施方式都包含进去（适用申请时的技术）；其二，等同侵权更重要的是规制将来的行为，避免他人对专利进行不重要的非实质性变更，从而规避专利保护，导致专利权丧失应有的价值（适用“后生技术”）。

综上，§112(f)款中规定的等同物（说明书公开具体结构的等同物）必须是授权后出现的“后发技术”，在后面的等同侵权判定中也应当是“后发技术”，两者前后保持一致，避免专利权人两头得利。

对应于美国的结构功能的表述，我国使用的法律概念是功能性特征，2009年的司法解释在第四条有类似的规定：

“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

2016年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第八条有如下规定：

“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

可以说，等同原则是各个国家的专利系统几乎都存在的一条法律原则，其重要性及必要性可见一斑。等同原则的适用给法律工作者带来挑战之余，其复杂性及个案性更给业界带来极大的热忱和希望。随着我国对专利保护的力度加大，等同侵权案件占比也会越来越大，希望等同理论的研究及适用在我国纷繁复杂的专利侵权案件中能日益完善及成熟，以在权利人以及公众之间获得更理想的平衡。

参考资料：

[1] Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853)
[2] "the patentee, having described his invention, and shown its principles, and claimed it in that form which most perfectly embodies it, is, in contemplation of law, deemed to claim every form in which his invention may be copied, unless he manifests an intention to disclaim some of those forms."
[3] Graver Tank v. Linde Air products Co., 339 U.S. 605 (1950)
[4] a patentee may invoke this doctrine to proceed against the producer of a device "if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result."
[5] An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.
[6] Warner Jenkinson Co., Inc. vs. Hilton Davis Chemical Co., 117S. Ct. 1040 (1997)
[7] noting that equivalency is properly evaluated at the time of infringement, not at the time of patent issuance
[8] [A] finding of infringement under the doctrine of equivalents requires proof of insubstantial differences between the claimed and accused products or processes.
[9] The way to reconcile the two lines of authority is to apply the doctrine to each of the individual elements of a claim, rather than to the accused product or process as a whole. Doing so will preserve some meaning for each of a claim's elements, all of which are deemed material to defining the invention's scope.
[10] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)
[11] Prosecution history estoppel is not limited to amendments intended to narrow the patented invention's subject matter, e. g., to avoid prior art, but may apply to a narrowing amendment made to satisfy any Patent Act requirement, including § 112's requirements concerning the patent application's form
[12] The narrowing amendment may demonstrate what the claim is not; but it may still fail to capture precisely what the claim is. There is no reason why a narrowing amendment should be deemed to relinquish equivalents unforeseeable at the time of the amendment and beyond a fair interpretation of what was surrendered.
[13] There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence.
[14] Miller v. Brass Company, 104 U.S. 350 (1881)：the claim of a specific device or combination, and an omission to claim other devices or combinations apparent on the face of the patent, are, in law, a dedication to the public of that which is not claimed
[15] Unique Concepts, Inc. v. Brown, 939 F.2d 1558, 19 USPQ2d 1500 (Fed. Cir. 1991)
[16] Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)
[17] Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv, 285 F.3d 1046
[18] patentee's subjective intent is irrelevant to determining whether unclaimed subject matter has been disclosed and therefore dedicated to the public
[19] Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)
[20] A patentee should not be able to obtain, under the doctrine of equivalents, coverage which he could not lawfully have obtained from the PTO by literal claims. The doctrine of equivalents exists to prevent a fraud on a patent ..., not to give the patentee something he could not lawfully have obtained from the PTO had he tried. Prior art limits what an inventor could
[21] (f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION — An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
[22] for a means-plus-function limitation to read on an accused device, the accused device must employ means identical to or the equivalent of the structures, material, or acts described in the patent specification. The accused device must also perform the identical function as specified in the claims.